Право на товарный знак: о нарушении прав на товарный знак. Получено Свидетельство на товарный

В числе основных сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели прежде, чем выйти со своим предложением на маркетплейс – сертификация товаров и регистрация товарного знака. В чем нюансы этих процедур, для кого они обязательны и каких правил нужно придерживаться – читайте в статье.

Все о регистрации товарного знака для маркетплейсов

Каждый маркетплейс предъявляет особые требования к селлерам. Политика торговых онлайн-платформ в РФ относительно товарного знака (ТЗ) отличается.

Некоторые вообще не работают с продавцами, у которых нет свидетельства о регистрации ТЗ.

Кто-то перекладывает ответственность за нарушение законодательства в этом плане на самого предпринимателя, указывая данный нюанс в договоре.

Наличие ТЗ подтверждает право на легальное использование бренда.

Для этого подходит несколько видов документов:

Свидетельство – для правообладателей.
Заявка – для тех, кто только начал процесс регистрации.
Лицензия – для тех, у кого есть определенные договоренности с конкретным брендом.

Пример свидетельства

Помимо того, что ТЗ – обязательное или крайне желательно условие размещения на маркетплейсе, это еще и:

страховка от потери собственного бренда или случайного нарушения чужих прав, а также от всех вытекающих отсюда проблем. Нередки случаи, когда название похоже на чужой ТЗ или совпадает с ним. В такой ситуации правообладатель может подать на вас судебный иск и запрашивать огромную компенсацию. Регистрация исключает это;
защита важных составляющих бизнеса: домена, бирки, упаковки, маркировки и логотипа, сообществ в соцсетях – всего, где может использоваться наименование бренда;
залог успешной борьбы с нарушителями ваших прав. Часто на успешных брендах паразитируют недобросовестные конкуренты. Благодаря зарегистрированному ТЗ можно пресекать это: прекращать показы рекламы со своим брендом, убирать товар отовсюду, где он нелегально используется, блокировать фейковые группы и похожие домены, обращаться в суд и требовать компенсацию;
возможность получения дополнительной прибыли по франшизе или за счет передачи прав на ТЗ по лицензионному договору.

Также регистрация поможет предотвратить такие нежелательные ситуации:

Конкурент, который уже работает на платформе, зарегистрировал нужное название. В данном случае выход на маркетплейс для вас под вопросом.
Вы занимаетесь продажами с незарегистрированным ТЗ. Стали популярным продавцом на площадке, достигли высоких объемов продаж. Но в итоге на сайт пришел правообладатель марки. Ваш аккаунт заблокируют. Плюс, возможна административная и уголовная ответственность.

Давайте разберем требования самых крупных популярных маркетплейсов относительно процедуры регистрации ТЗ.

Wildberries

«Вайлдберриз» не запрашивает у селлера свидетельство о регистрации ТЗ во время создания личного кабинета. Скан можно загрузить позже.

Однако нужно учитывать риски, которые возникнут в случае претензий по поводу неправомерного использования торговой марки от третьих лиц. Тогда продавец должен будет не только убрать свою продукцию с сайта маркетплейса, но и возместить WB понесенные затраты. Также придется заплатить штраф в размере 100 000 рублей.

Фрагмент договора-оферты WB

Прецеденты, касающиеся нелегального применения ТМ у Wildberries уже были. Один из самых крупных произошел в 2018 году. Компания «СТС Медиа» подала иск за продажу женской одежды под именем бренда Sweet Me. Сумма компенсации составила 40 000 000 рублей.

Теперь при появлении каких-либо жалоб администрация маркетплейса оперативно блокирует нарушителей авторских прав.

Подробные условия по регистрации ТЗ на «Вайлдберриз» есть в договоре-оферте. Получить информацию можно после того, как зарегистрируетесь и предоставите коммерческое предложение.

Учитывая последние данные, компания не требует подтверждения прав на ТЗ в обязательном порядке. Но продавать контрафакт и использовать чужие торговые марки недопустимо. Вся ответственность за это возлагается на партнера.

Если на маркетплейс выходят 2 селлера с идентичным товарным знаком, WB может запросить уведомление о приеме и регистрации заявки в форме №940. Она подтверждает приоритет ТМ и свидетельствует о том, что документ находится на рассмотрении патентного ведомства.

Запрос может поступить в любой момент. А на предоставление нужных документов дается всего 24 часа. Сама процедура регистрации – долгий процесс, который стоит начинать за несколько месяцев до выхода на маркетплейс.

Подведем итог всему вышесказанному: по факту работать без товарного знака на «Вайлдберриз» можно, если на платформе не присутствует бренд с аналогичным названием. Однако это всегда серьезный риск.

Ozon

На «Озон» все жестче. Здесь нарушение авторских прав и отсутствие ТЗ – одна из самых частых причин блокировки склада или товара. Это касается продажи любой брендированной продукции, торговая марка которой зарегистрирована в международной или российской системе интеллектуальной собственности.

Маркетплейс работает по таким правилам:

Представители компаний, обладающих правом на ТЗ, должны обязательно предоставить копию договора о приобретении продукта, дистрибьюторский договор или сертификат официального представителя. Возможная альтернатива – письмо-уведомление, в котором правообладатель дает разрешение на пользование торговой маркой.
Продавцы, которые производят товар под определенным брендом, должны обязательно предоставить свидетельство о регистрации ТЗ. Иначе предложение не разместят на сайте.
Селлеры, которые закупают товар не у правообладателей, обязаны подтвердить легальность сделки лицензионным договором.

Всю необходимую документацию администрация может также запросить в любой момент, как и на Wildberries. При возникновении прецедентов продавцы компенсируют убытки платформе и выплачивают штраф в размере 150 000 рублей.

Lamoda

На «Ламоде» самые строгие требования к товарным знакам. Их разработали после негативного опыта, связанного с рядом судебных разбирательств. Сейчас на торговой платформе могут работать исключительно правообладатели.

Письмо с подробными правилами приходит партнеру сразу же вслед за регистрацией на сайте. И среди пунктов в перечне условий размещения на Lamoda – зарегистрированный товарный знак.

Чтобы добавить на сайт маркетплейса новый бренд, следует предоставить один из следующих документов:

свидетельство на ТЗ;
лицензионный договор;
дистрибьюторское соглашение;
письмо-уведомление от правообладателя;
заявка на регистрацию ТЗ, подтверждающая факт принятия на рассмотрение уполномоченным органом.

Как происходит процедура регистрации

Если вы хотите зарегистрировать собственный ТЗ для последующей торговли на маркетплейсе, необходимо:

Убедиться в оригинальности знака.
Подать заполненную по образцу заявку в Роспатент (с описанием ТЗ, указанием перечня товаров, вида и изображения знака).
Оплатить госпошлину за экспертизы.
Дождаться решения Роспатента.
Оплатить взнос за регистрацию/выдачу свидетельства.
Получить документ правообладателя.

Также можно обратиться за помощью в специализированную компанию.

Сертификация для маркетплейсов

Какая нужна документация

Цель любого маркетплейса – чтобы на торговой площадке продавались только безопасные, качественные продукты. Продавцы несут полную ответственность за качество товара. Перед размещением на платформе они обязаны убедиться, что продукт соответствует всем применимым нормам безопасности.

Разрешительные документы, которые требуются для продажи на маркетплейсах:

1. Декларация или сертификат соответствия. Юридический документ, в котором производитель официально заявляет соответствие продукта требованиям по здоровью, безопасности и экологическим директивам. ДОС обязательна для любого продукта, попадающего под действие законодательства о маркировке CE.

2. Свидетельство о государственной регистрации. Документ выдается в территориальном отделении Роспотребнадзора на отдельную продукцию, соответствующую решению КТС № 299. Товары, которые подлежат обязательному оформлению СГР:

бытовая химия;
пищевая продукция;
полимерные и синтетические материалы;
табачные изделия;
лакокрасочные материалы;
алкогольные напитки;
БАДы и другие.

3. Отказное письмо. Заполняется в свободной форме на бланке аккредитованного органа. В него можно включить весь объем товара, который производит продавец. Стоимость создания отказного письма 3 000 — 5 000 рублей.

Для оформления документов необходимо иметь:

заявление установленного образца;
учредительные и регистрационные документы;
данные о товаре с указанием состава, технических характеристик, области применения, материалов, из которых она изготовлена;
образцы для анализа в лаборатории;
нормативно-регламентирующая документация (ГОСТ, ТУ);
договор на поставку.

Особенности оформления отчета о лабораторных испытаниях товара

Лабораторное тестирование необходимо для проверки соответствия продукта требованиям.

Несколько ключевых моментов оформления:

Артикул продукта должен совпадать. Нельзя предоставить отчет о тестировании продукта «A» в качестве отчета лабораторного исследования продукта «B».
В идеале отчет должен быть оформлен на название компании. В противном случае может быть трудно доказать, что документ применим к вашему конкретному товару.
Отчет должен охватывать все обязательные стандарты для вашего продукта, а не только один или два.
Надежная тестирующая компания. Не все тестирующие компании имеют прочную репутацию, важно пользоваться услугами проверенных организаций

Какие товары должны иметь декларацию соответствия и как ее получить

Продукты, для которых требуется декларация:

любой медицинский прибор;
измерительные приборы;
строительная продукция;
газовые приборы;
пиротехника;
взрывчатые вещества гражданского назначения;
канатные дороги и подъемники;
машинное оборудование;
неавтоматические весоизмерительные приборы;
средства индивидуальной защиты;
электрическое оборудование;
радиооборудование;
водогрейные котлы;
оборудование под давлением;
игрушки.

Если декларация недоступна или недействительна, продавец обязан отозвать продукт. В противном случае на него наложат денежный штраф и может грозить даже тюремное заключение. Декларацию соответствия хранят в течение 10-ти лет с даты размещения последнего продукта на рынке, если соответствующие директивы CE не предусматривают иной срок.

Маркировка CE на продукте указывает на наличие соответствующей технической документации, которая подтверждает использование сертификационного знака.

Товары, запрещенные к размещению на маркетплейсах – оружие, взрывчатые вещества, опасные предметы, оборудование для наблюдения, переработка электроники. Отозванные продукты также не разрешены к продаже.

Процедура получения декларации:

Найти уполномоченную лабораторию.
Передать продукт для проведения исследований.
Оплатить предоставленную услугу.
Получить протокол с результатами.
Выбрать соответствующую группу продуктов на сайте европейской комиссии.
Составить ДОС.
Внести на сайт Росаккредитации данные о документе.
На этикетку нанести обозначение ЕАС.

Формат и содержание ДОС должны соответствовать определенной структуре, чтобы ее было легче понять. Декларация обычно включает в себя следующие элементы:

Название и юридический адрес производителя продукта или уполномоченного представителя.
Идентификация, которая позволяет отслеживать продукт. Например, серийный номер или номер модели, или идентификация типа.
Сведения об уполномоченном органе.
Заявление о том, что производитель берет на себя полную ответственность за соответствие продукта требованиям.
Список всех применимых директив и правил CE, которым соответствует продукт.
Список всех гармонизированных стандартов EN или методов, используемых для проверки соответствия продукта директивам.
Имя и подпись производителя.
Место и дата выдачи ДОС.
Любая дополнительная информация.

Декларация соответствия – это простой способ подтвердить выполнение договорных и других технических требований, предъявляемых покупателем к продукции.

Документы о соответствии требуют на всех маркетплейсах, включая «Вайлдберриз»

Наиболее распространенная ошибка продавцов в том, что они отправляют ДОС, не соответствующий отчету об испытаниях. Артикул, название компании, а также перечисленные правила и стандарты тестирования должны соответствовать информации в отчете о тестировании.

Процедура независимой оценки для продавца и потребителя – признак стабильности, безопасности и качества продукции.

Необходимость и преимущества сертификации

Потребность в сертификации продукции может возникнуть по одной или нескольким из следующих причин:

Продавцы стремятся укрепить свою репутацию, расширить свои рынки, повысить конкурентоспособность, продвигать новые продукты.
Покупатели хотят получить гарантию качества приобретаемых ими продуктов.
Законодательство о защите здоровья и безопасности потребителей требует, чтобы продукция имела сертификационный знак.

Сертификация продукции, проводимая сторонними независимыми органами по сертификации, наиболее приемлема для покупателей, импортеров и регулирующих органов.

Многие национальные органы по стандартизации предоставляют сторонним организациям услуги по сертификации продукции. Они включают нанесение сертификационного знака на продукт вместе со ссылочным номером национального стандарта, используемого в качестве критерия для тестирования продукта.

Основные преимущества сертификации:

возможность поставки продукции в Евразийский экономический союз и Евросоюз;
улучшение имиджа компании;
рост доверия и лояльности потребителей за счет независимой оценки качества предоставляемых товаров и услуг;
выполнение договорных требований потребителей и инвесторов;
дополнительное преимущество при участии в тендерных процедурах.

Заключение

Зарегистрированный товарный знак и сертификаты качества на продукцию – гарантия предотвращения многих рисков для продавца, который работает на маркетплейсе. Несоблюдение требований торговых платформ приводит к нежелательным прецедентам, блокировкам, частым отказам и возвратам. Все это сказывается на показателях продаж и прибыльности бизнеса.

Чтобы предотвратить подобные риски, нужно предусмотреть все заранее. Перед выходом на маркетплейс зарегистрируйте ТЗ или получите документ, дающий право на использование этой марки. Также обязательно проверьте, необходима ли для вашей категории товара сертификация.

Документы на бренды

В соответствии с законодательством РФ и требованиями правообладателей Ozon устанавливает особые правила для загрузки и продажи некоторых брендов.
Эти правила распространяются на бренды, товарный знак или торговая марка которых зарегистрированы в российской или международной системе интеллектуальной собственности.

Пока вы не загрузите документы, подтверждающие ваше право на реализацию товаров бренда, вы не сможете:

Продавать товары бренда на Ozon — если вы уже продавали их раньше. Товары будут скрыты на Ozon.
Создать или загрузить новый товар бренда — если вы ещё не продавали этот товар на Ozon.

Для подтверждающих документов потребуется перевод на английский или русский язык. Ozon может запросить у вас нотариально заверенный перевод на
английский и русский язык в любой момент.

Список брендов, требующих разрешения правообладателя на продажу, можно посмотреть:

# Документы на бренды

Документами, подтверждающими ваше право на размещение товаров, могут быть:

свидетельство на товарный знак;
лицензионный договор;
договор на дистрибуцию;
письмо-разрешение на продажу товара в РФ от правообладателя;
чек на товар, подтверждающий приобретение товара у официального дистрибьютора;
иные документы.

Список документов, которые нужно предоставить Ozon, зависит от вашей схемы предоставления права на продажу. Документы могут быть как на русском, так и на английском, а также должны удовлетворять требованиям ниже.

# Требования к документам

Документ, подтверждающий ваше право на реализацию бренда, может быть как в формате разрешения в свободной форме, так и в форме договора. Он должен содержать:

Дату документа.
Срок действия документа. Бессрочные документы не принимаются.
Подпись или печать правообладателя на документе.
Право на продажу именно на территории РФ.
Нотариально заверенный перевод на английский или русский, если у оригинала документа другой язык.

Если вы считаете, что кто-то неправомерно размещает товары бренда на Ozon, обратитесь в службу поддержки.
Выберите тему Контроль качества и подтему Нарушение правил площадки другим продавцом.

# Схемы предоставления права на продажу товаров бренда

# Правообладатель товарного знака = Вы → Ozon

Предоставьте свидетельство на товарный знак.

# Правообладатель товарного знака → Вы → Ozon

Предоставьте один из документов:

Ваш договор с правообладателем. Например, лицензионный договор, дистрибьюторский договор, договор купли-продажи.
Документ от правообладателя, который предоставляет вам право использования товарного знака. Например, информационное письмо, письмо-уведомление, сертификат официального представителя.

# Правообладатель товарного знака → Официальный представитель → Вы → Ozon

В качестве официального представителя могут выступать лицензиат, дистрибьютор или уполномоченный представитель.

Предоставьте пакет документов:

Один из документов:
- Ваш договор с официальным представителем. Например, лицензионный договор, дистрибьюторский договор, договор купли-продажи.
- Документ от официального представителя, который предоставляет вам право использования товарного знака. Например, информационное письмо, письмо-уведомление, сертификат официального представителя.
Документ от правообладателя, который даёт официальному представителю право использования товарного знака и передачи его в использование третьим лицам. Например, информационное письмо, письмо-уведомление, сертификат официального представителя.

# Правообладатель товарного знака → Официальный представитель → Организация поставщик → Вы → Ozon

Предоставьте пакет документов:

Один из документов:
- Ваш договор с поставщиком.
- Документ, подтверждающий факт коммерческого сотрудничества между вашей организацией и организацией поставщика, например, уведомление или письмо.
Один из документов:
- Договор поставщика с официальным представителем. Например, лицензионный договор, дистрибьюторский договор, договор купли-продажи.
- Документ от официального представителя, который предоставляет поставщику право использования товарного знака. Например, информационное письмо, письмо-уведомление, сертификат официального представителя.
Документ от правообладателя, который предоставляет официальному представителю право использования товарного знака и передачи его в использование третьим лицам. Например, информационное письмо, письмо-уведомление, сертификат официального представителя.

# Более длинная цепочка

Если цепочка поставщиков состоит из большего количества участников, предоставьте полный пакет документов на каждого участника, как описано выше.

# Как загрузить подтверждающий документ

В разделе личного кабинета Товары и цены → Сертификаты → Документы на бренды нажмите Добавить документ.
Укажите данные подтверждающего документа и срок его действия. Бессрочные документы не принимаются.
Загрузите файл с электронной копией документа объёмом не более 10 МБ.
Нажмите Сохранить изменения.

В системе будет создан документ на бренд.

После проверки вы сможете продавать товары бренда на Ozon: в течение суток на карточках товара этого бренда появится подтверждение права на продажу.

Какие права я получаю после выдачи Свидетельства на товарный знак?

Регистрация товарного предоставляет вам достаточно широкий набор прав, связанных с исключительным правом на товарный знак как таковой. Попробуем кратко охарактеризовать их с точки зрения получаемых вами преимуществ и возможностей:

получение свидетельства подтверждает, что, по мнению Роспатента, вы не нарушаете ничьи права и можете правомерно использовать товарный знак в предпринимательской деятельности. Правда, в течение пяти лет его могут попробовать аннулировать на основании сходства с товарными знаками третьих лиц, но в целом это случается не так часто.
регистрация товарного знака означает, что теперь вы можете передавать права на его использование другим лицам по лицензионным договорам. Естественно, делать это вы будете не бесплатно, а объем предоставляемых прав можно будет ограничить. Как вариант, разрешать использование товарного знака только на определенной территории и для обозначения заданного перечня товаров. Также, вы получаете возможность заключать договор более сложной формы — договор коммерческой концессии (договор франчайзинга).

Франчайзинг (коммерческая концессия)это возмездное предоставление деловому партнеру разрешения использовать в своей деятельности комплекс исключительных прав, в том числе известный и популярный товарный знак. В России одной из самых известных франшиз является McDonald’s. Франчайзинговые заведения под этим товарным знаком уже открыты более чем в 70 городах нашей страны.

теперь ваш логотип — это не просто совокупность цветных пятен и линий, он стал нематериальным активом. Такой актив необходимо поставить на баланс, в дальнейшем он будет способствовать увеличению стоимости вашей компании.

Руководство компании «Coca-Cola»оценивает стоимость своего товарного знака выше всего имущества компании. Interbrand ежегодно публикует рейтинг самых популярных брендов. В 2019 году стоимость марки «Coca-Cola» составила $59,2 млрд, а рост за год составил 3%.

Консалтинговая компания Brand Finance признала «Сбербанк» самым популярным брендом России в 2019 году. Рост бренда компании составил $13,233 млрд, что на $870 млн превышает оценку 2018 года.

прямое следствие появления у вас нового нематериального актива — это возможность использовать товарный знак в качестве залога по кредитным обязательствам. Такая возможность существует для любого объекта интеллектуальной собственности, включая товарные знаки.

1,7 миллиона рублейсоставила залоговая стоимость исключительных прав на товарные знаки крупнейшего российского ритейлера электроники и бытовой техники «М.Видео» в рамках получения кредитных средств от банка ВТБ.

наконец, теперь вы можете запрещать третьим лицам использование тождественных и сходных товарных знаков. Для этого вы можете обращаться в суд, Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. В том числе, вы сможете требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок, а также взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака.

Размер компенсацииможет составлять от 10 000 до 5 млн руб. (по усмотрению суда исходя из характера нарушения), или же определяться как двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (статья 1515 ГК РФ).

А для того, чтобы выявлять нарушения, особенно на товарных рынках, было проще — вы можете внести товарный знак в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Как защитить название с помощью товарного знака

На первых этапах создания своего бизнеса мало кто задумывается о защите названия своей продукции или компании. Однако, это может привести к тому, что ваш бренд могут попытаться использовать недобросовестные конкуренты.

Например, вы создали свой бизнес, начали заниматься его раскруткой, а потом выясняется, что название уже занято и зарегистрировано как товарный знак.

В итоге, вы лишаетесь своего бренда и возникает риск, что на вас подадут в суд за нарушение чужих интеллектуальных прав.

Либо может быть так, что пока вы продвигаете свой бренд, недобросовестный подражатель зарегистрирует ваше название как товарный знак и потребует вас прекратить его использование. Как результат: ребрендинг, потеря доходов и клиентов.

Давайте разберемся, как обезопасить себя и свой бизнес заранее.

Зачем нужен товарный знак

Товарный знак — гарантированная правовая охрана вашего названия. Получив Свидетельство о регистрации товарного знака, вы будете уверены, что являетесь правообладателем своего бренда, вы получаете инструмент для защиты своих прав.

Угрозы для названия без товарного знака:

недобросовестные конкуренты могут использовать ваше название или похожие варианты и тем самым путать и уводить ваших клиентов;
могут появиться сайты-клоны, фейковые аккаунты в социальных сетях с названием вашего бренда, которые могут нанести вам репутационный и финансовый ущерб;
вы, сами того не подозревая, можете стать нарушителем, начав случайно использовать чужой товарный знак. В результате правообладатель может подать на вас в суд, вам придется выплатить крупную компенсацию и перестать использовать чужой товарный знак.

Название, зарегистрированное как товарный знак — гарантия того, что вы можете спокойно развивать свой бизнес, не опасаясь недобросовестных конкурентов и подделок.

Преимущества регистрации наименования как товарный знак:

исключительные права на использование товарного знака — в рекламе, на вывесках, баннерах и т.д.;
запрет на незаконное использование вашего названия третьим лицам, в том числе в сети Интернет;
возможность подать в суд на недобросовестных конкурентов и получить до 5 млн. рублей компенсации за нарушение ваших интеллектуальных прав (ст.1515 ГК РФ);
возможность расширения бизнеса или по лицензии;
исключение риска самим стать нарушителем.

Свидетельство регистрации товарного знака действует в течение десяти лет, после чего оно может быть продлено на этот же срок и так неограниченное число раз.

Как товарный знак защитил название. Реальная история

Компания «МДМ» планировала продажу декоративных материалов из полиуретана. На упаковку и товар, который был сделан в Малайзии, нанесли название «GAUDI». Однако подражатели не учли, что название «GAUDI» уже зарегистрировано в качестве товарного знака (№552159) и принадлежит компании «Декор».

Правообладатели обратились в суд, и в итоге компании «МДМ» суд постановил выплатить в пользу «Декор» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 млн руб., расходы на оплату услуг представителя в 50 420 руб., а также по уплате госпошлины в размере 30 794 руб. (дело № 09АП-64730/17).

Успех «Декора» в суде стал возможным благодаря зарегистрированному товарному знаку. Если бы название «Gaudi» не было зарегистрировано как товарный знак, то доказать нарушение было бы практически невозможно, именно наличие Свидетельства стало железным аргументом в решении суда.

Что еще нужно знать перед регистрацией

Товарные знаки могут быть:

словесными (наименование, слоган, словосочетание),
изобразительными (логотип),
объемными (в 3D графике, например, форма бутылки),
комбинированными (логотип со слоганом, названием или графика) и другими.

Обратите внимание, что не стоит пытаться регистрировать в качестве товарного знака слова, которые непосредственно обозначают товар, то есть описательные. Например, «Яблочный сок» для сока не пройдет регистрацию. Также не пройдут проверку нецензурные выражения, названия государств, государственные символы, флаги и термины.

Как зарегистрировать товарный знак

Оформить юридические права на наименование достаточно просто — это можно сделать в маркетплейсе ВТБ. Выберите «Регистрация товарного знака» от сервиса «Онлайн Патент».

Для клиентов ВТБ доступны особые условия: скидка 3000 рублей и консультация специалистов.

Сама регистрация займет некоторое время, по истечении которого вы получите надежную юридическую защиту вашего бренда и абсолютно легальный инструмент воздействия на недобросовестных конкурентов.

Как получить компенсацию за незаконное использование товарного знака

Возможность получения компенсации за нарушение прав на товарный знак закреплена в IV части Гражданского кодекса РФ. При этом компенсация не зависит от фактически причиненных материальных убытков.

Это значительно облегчает пресечение незаконного использования бренда. В этой статье мы подробно рассмотрим все способы взыскания денежной компенсации – от досудебной претензии до иска в арбитражный суд.

Способы защиты прав на товарные знаки

Российское законодательство предусматривает несколько вариантов взысканий, применяемых при нарушении прав на товарные знаки.

Способ защиты	Ответственность	Что можно потребовать
Иск в арбитражный суд	По ГК РФ (ст.1515)	· Возмещение убытков · Выплата компенсации · Уничтожение контрафакта
Заявление в ОВД (полицию)	По ст. 14.10 КоАП РФ	· Наложение штрафа в пользу государства: от 5 000 рублей на граждан, до 200 000 рублей для юридических лиц · Конфискация контрафакта, сырья и оборудования
По ст. 180 УК РФ	· Наложение штрафа в пользу государства: от 100 000 рублей до 1 млн. рублей · Принудительные работы · Лишение свободы до 6 лет
Заявление в территориальное УФАС (антимонопольную службу)	По ст. 14.33 КоАП РФ (недобросовестная конкуренция)	· Наложение штрафа в пользу государства на должностных лиц до 500 000 рублей · Дисквалификация должностного лица

При обращении в органы внутренних дел решение о мерах пресечения и взыскания принимается судом, а сторонами по делу являются полиция и нарушитель, поэтому процедура рассмотрения дела часто затягивается. Для привлечения к уголовной ответственности нужно будет доказать, что владельцу бренда причинен ущерб не менее 250 тысяч рублей.

В общем случае схема взыскания компенсации и прекращения нарушения прав на товарный знак выглядит следующим образом:

Почему лучше выбирать компенсацию

Возмещение убытков и выплата компенсации являются взаимоисключающими способами защиты, то есть вы можете потребовать или первое, или второе.

Выбор компенсационной выплаты вместо возмещения убытков имеет ряд преимуществ:

По закону для получения компенсации нужно доказать только факт нарушения прав на товарный знак. Для получения возмещения по убыткам потребуется доказывание вреда в форме материального ущерба, что очень сложно сделать в отношении интеллектуальной собственности, так как она носит нематериальный характер.
Взыскание компенсации – наиболее выгодный вариант при причинении вреда деловой репутации владельца товарного знака.
При наличии факта нарушения компенсация будет гарантированно взыскана судом, хотя бы в минимальном размере.
Суд не вправе по своему усмотрению изменять один из 3 видов компенсаций, который может выбрать владелец бренда.
Определение реального ущерба или упущенной выгоды часто требует проведения дорогостоящих экспертиз, для получения компенсации же важно только установить факт нарушения.

На практике суд все же просит предоставить расчет, по которому можно определить соразмерность требуемой компенсации тем нарушениям, которые были допущены по вашему товарному знаку. О том, как рассчитать размер компенсации и какие факторы могут влиять на ее увеличение или уменьшение, далее в нашей статье.

Для чего обращаться к патентному поверенному

Если ваш товарный знак скопирован полностью, то нарушение прав налицо. Но на практике очень часто используются имитации известных брендов, которые похожи на оригинал только частично. Это называется сходством до степени смешения и также является нарушением закона.

Сходство до степени смешения не всегда может быть очевидным. Для установления этого факта необходимо провести сравнение противопоставленных знаков по звучанию, смыслу и внешнему исполнению. Методика сравнительного анализа при этом совпадает с той, которая используется экспертами «Роспатента» при проверке товарного знака перед его регистрацией.

Законом не установлены ограничения для использования идентичных знаков, если они применяются для неоднородных товаров. В этом случае одинаковый товарный знак можно даже зарегистрировать в «Роспатенте».

Заключение о сходстве до степени смешения (когда оба товарных знака в глазах потребителя воспринимаются как одно обозначение) можно использовать для составления претензионного письма нарушителю или в качестве юридической аргументации в суде.

Как взыскать компенсацию за незаконное использование бренда

Компенсацию за незаконное использование товарного знака можно взыскать несколькими способами:

по досудебной претензии, направленной в адрес нарушителя
по решению суда, в исковом порядке
по мировому соглашению.

Виды компенсаций

Статья 1515 ГК РФ устанавливает возможность взыскания компенсации в 3 вариантах (на усмотрение владельца товарного знака):

В твердом денежном размере – от 10 тысяч до 5 млн. рублей. Суд не вправе взыскивать компенсацию меньше нижнего уровня, установленного в ГК РФ.
В размере удвоенной стоимости контрафактного товара, незаконно промаркированного товарным знаком.
В размере удвоенной стоимости лицензионного договора, по которому нарушитель мог бы получить право на использование товарного знака, если бы обратился к правообладателю.

Иногда у владельца товарного знака есть несколько зарегистрированных брендов, которые имеют несущественные графические различия.

В этом случае незаконное использование одинакового или похожего знака расценивается как одно правонарушение. Если же нарушены права на несколько разных обозначений, то по каждому из них можно взыскать компенсацию отдельно.

Но суд может снизить общий размер компенсации из расчета не менее 5 тысяч рублей за каждый из товарных знаков.

Доказательства

Для взыскания компенсации потребуются 3 вида доказательств:

Подтверждение ваших прав на товарный знак – свидетельство о государственной регистрации в «Роспатенте».
Обоснование факта нарушения прав на бренд.
В случае, если на рынке выявлен контрафакт, имитирующий ваш товарный знак, – не лишним будет заключение эксперта об их сходстве в однородных классах товаров/услуг.

При контрольной закупке контрафакта суд принимает следующие доказательства:

Видеозапись покупки товара (в том числе со скрытой камеры).
Фотографии с фиксацией даты.
Образец контрафактного товара, его упаковка, на которых незаконно размещен товарный знак.
Товарный или кассовый чек.
Отчет частного детектива.
Свидетельские показания.
Нотариально заверенный протокол осмотра Интернет-сайта и другие документы.

Контрольную закупку можно сделать самостоятельно, не привлекая сторонние организации. Самозащита права предусмотрена статьей 12 Гражданского кодекса и не противоречит российскому законодательству. Правообладатель не должен также предоставлять дополнительные доказательства достоверности фото- и видеосъемки. Не требуется и получение разрешения на съемку со стороны нарушителя.

Так как арбитражный суд принимает только те доказательства, которые относятся к делу, то при видеозаписи нужно учесть следующее:

Должна быть взаимосвязь между записью события и ответчиком.
В записи должны быть признаки того, что события происходят именно в том месте, где ответчик (или его уполномоченное лицо) производит реализацию контрафакта.
Исходя из этого рекомендуется снимать на видео вывеску или контроль-кассовый чек, подтверждающие эти факты.

Крупные компании при закупке контрафакта составляют акт фиксации незаконного использования товарного знака и контрольной покупки, подписанный членами комиссии и ее председателем.

В качестве ненадлежащего доказательства суд может признать товарный или кассовый чек, в котором:

отсутствуют сведения о лице, выдавшем чек;
имеется печать, несоответствующая оттиску ответчика.

Досудебная претензия при нарушении прав на товарный знак

Досудебный претензионный порядок является обязательным, если обе стороны спора – юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели. До предъявления иска в арбитражный суд правообладатель должен направить нарушителю досудебную претензию. Это положение закреплено в ст. 1252 ГК РФ «Защита исключительных прав», пункт 5.1.

В досудебной претензии можно потребовать не только прекращение нарушения прав на товарный знак, но и предложить заключение соглашения об урегулировании спора с выплатой компенсации, которое в обиходе называют «мировым соглашением». На самом деле применение этого термина в данной ситуации является некорректным, так как согласно ст. 139 АПК РФ мировое соглашение заключается во время арбитражного процесса и утверждается судом.

Если нарушитель отказывается полностью или частично выплатить компенсацию (или возмещение убытков), и прошло 30 дней с момента направления такой претензии, то владелец товарного знака может подать иск в арбитражный суд.

Претензия должна быть составлена так, чтобы нарушитель понимал, что вы готовы идти до конца. Досудебное разрешение спора выгодно для обеих сторон: правообладатель сможет быстрее восстановить свои исключительные права и получить компенсацию, а ответчик понесет меньше убытков, ему не придется оплачивать судебные расходы.

Претензионное письмо должно быть составлено в форме предварительного проекта искового заявления, с отсылками на нормативные акты и указанием ответственности. При несоблюдении вышеуказанных требований арбитражный суд в дальнейшем может признать несоблюдение претензионного порядка и оставить без рассмотрения имущественные требования правообладателя.

В соглашении об урегулировании спора в досудебном порядке должны быть указаны:

существо спора;
принятые компромиссные обязательства сторон;
сумма выплачиваемой денежной компенсации;
способ оплаты (в том числе график выплат);
права и обязанности сторон;
срок действия соглашения.

Мировое соглашение

Федеральным законом ФЗ-451 от 28.11.2018 г. был внесен новый раздел в гражданский процессуальный кодекс – глава 14.1 «Примирительные процедуры. Мировое соглашение». На основании требований этой главы суд должен принимать меры для примирения сторон с целью урегулирования спора.

Стороны спора по незаконному использованию товарного знака могут заключить мировое соглашение, в том числе с выплатой компенсации правообладателю, на любой стадии процессуального процесса – от подачи иска до вынесения судебного решения.

Содержание мирового соглашения аналогично досудебному соглашению, которое было рассмотрено выше. Кроме того, оно может включать сведения об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств, требования, которые не были предметом судебного разбирательства.

Заключение мирового соглашения не направлено на ущемление интересов правообладателя. Стороны спора могут самостоятельно распоряжаться своими правами и согласовывать любые условия этого документа, которые не противоречат законодательству.

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в противном случае оно не имеет юридической силы. Если по мнению суда взаимные уступки не являются равноценными, то это не значит, что суд может отказать в утверждении.

Другими словами, размер компенсации в соглашении может превышать тот, который был указан в исковом заявлении.

Исполнение обязательства может быть не только в денежном выражении, но и в форме других взаимозачетов, например, поставки оборудования.

Расчет размера компенсации, взыскиваемой в судебном порядке

Чаще всего для определения размера компенсации используется требование об уплате твердой денежной суммы до 5 млн. рублей. Это связано с тем, что определить количество контрафакта, реализуемого нарушителем, – трудная задача.

На практике это требует проведения оперативно-розыскных мероприятий, так как постороннее лицо не может, например, получить доступ к складу с контрафактными товарами.

Объем контрафакта легко установить в том случае, если он ввозится на территорию России (или наоборот, вывозится из нее) на основе таможенной декларации.

Размер компенсации в этом случае, рассчитываемый как двукратная стоимость контрафакта, может быть значительно больше, чем максимальная сумма в твердом размере (5 млн. рублей).

При взыскании по третьему варианту – по двукратной стоимости лицензионного договора – истцу потребуется предоставить документы, подтверждающие стоимость права использования (договоры с другими лицензиатами).

Поможем подготовить и зарегистрировать лицензионный договор на товарный знак.

Соразмерность выплаты

Правообладателю товарного знака необходимо учитывать, что суд будет сопоставлять соразмерность требуемой выплаты допущенному нарушению. Окончательный размер компенсации определяет судья.

Если понесенные правообладателем убытки не так велики, то выплата может быть уменьшена.

Как показывает практика, взыскание компенсации по первоначальной, исковой величине производится только в ¼ случаях.

Ответчик может направить в суд мотивированное заявление с просьбой снизить размер выплаты.

Факторы, которые будут при этом учитываться судом:

Недобросовестное поведение правообладателя – нарушение было им зафиксировано раньше, но он намеренно заявил свои претензии позднее, чтобы получить компенсацию в большем размере.
Незначительная стоимость реализованного товара.
Чрезмерность запрошенной компенсации, значительное превышение стоимости контрафакта.
Тяжелое материальное положение ответчика, наличие иждивенцев.
Нарушение прав на товарный знак не является существенной частью предпринимательской деятельности ответчика.

Как обосновать больший размер компенсации

Владелец товарного знака может использовать в суде следующие аргументы для получения компенсации в большем размере:

широкая известность бренда среди потребителей
длительный срок незаконного использования товарного знака
неоднократное грубое нарушение прав
одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности (несколько товарных знаков);
непринятие ответчиком необходимых мер и разумной осмотрительности для того, чтобы избежать нарушения прав на чужой товарный знак
деятельность нарушителя преимущественно связана с выпуском/реализацией контрафакта
после получения досудебного претензионного письма ответчик не принял никаких мер для устранения правонарушения

Пример судебного дела

АО «Сеть Телевизионных Станций», владелец изобразительных товарных знаков №709911, №707374, №707375, №713288, №720365 (зарегистрированы для правовой охраны персонажей мультфильма «Три кота» – «Компот», «Карамелька», «Коржик», «Папа», «Мама»), произвел контрольную закупку 23.

07.2019 г. в одной из торговых точек г. Тамбова. Представителем АО был приобретен набор игрушек «Три кота» по цене 600 рублей. Игрушки и маркировка упаковки сходны до степени смешения с указанными товарными знаками. Владельцем торговой точки являлся индивидуальный предприниматель.

В качестве доказательства в суд были предоставлены: контрафактный товар, товарный чек с данными ответчика, CD-диск с видеозаписью процесса покупки. Кроме того, истец подтвердил свои права на графические изображения указанных персонажей, которые были им приобретены по договору отчуждения исключительных прав на авторские произведения.

Первоначальная сумма компенсации по иску составляла 25 000 рублей. Впоследствии правообладатель направил в суд заявление с просьбой увеличить сумму компенсации до 100 000 рублей, а также взыскать с ответчика судебные издержки в общем размере 2 920 рублей.

Суд указал на то, что ответчик должен предоставить обоснование размера компенсации, подтверждающее соразмерность требований в отношении допущенного нарушения.

В результате истец (АО «Сеть Телевизионных Станций») снизил свои требования по иску исходя из расчета 5 000 рублей за незаконное использование каждого из 5 товарных знаков и 5 объектов авторского права, в общей сумме – 50 000 рублей (50% от минимального размера компенсации, т.к. нарушены права на несколько брендов).

Указанная сумма, а также судебные издержки взысканы с ответчика – индивидуального предпринимателя по решению суда от 5.04.2021 г.

Патентное бюро Ezybrand

Оказываем все виды правовой защиты товарных знаков и других видов интеллектуальной собственности:

закрепим ваше право на бренд – поможем получить государственное свидетельство о регистрации товарного знака в «Роспатенте»
проведем мониторинг нарушения исключительных прав в сети Интернет
оформим претензионное письмо, поможем в досудебном урегулировании конфликта
проведем сравнительный анализ товарных знаков для определения сходства до степени смешения
защитим интересы клиента в «Роспатенте», Палате по патентным спорам и в суде